Hai un marchio? Attenzione a come lo usi!

Per preservare il diritto esclusivo sul marchio è necessario utilizzarlo in maniera effettiva, non deve trattarsi di un uso episodico o per quantitativi irrilevanti.

Non di rado accade che nella tutela dei propri diritti sui marchi ci si trovi a dover dimostrarne l’uso, come ad esempio nel caso in cui il marchio sia registrato da più di 5 anni o nell’ipotesi in cui si intenda azionare un marchio non registrato.

In tali circostanze, talvolta accade che non sia possibile recuperare tutta la documentazione necessaria per dimostrare l’uso del marchio o che la documentazione raccolta non sia sufficiente. E dunque con il rischio di non riuscire a difendere e/o a far valere i propri diritti in tempo utile o solo a seguito di uno sforzo spropositato.

Per tale motivo è opportuno avere chiarezza su come utilizzare i marchi e su come tracciare e catalogarne l’uso di modo che le informazioni siano facilmente accessibili ed utilizzabili, anche a distanza di molti anni.

In generale, le informazioni e i documenti necessari per dimostrare l’uso del marchio devono consentire di circostanziare il luogo, il tempo, la portata e la natura dell’uso devono riguardare i prodotti/servizi per i quali il marchio è registrato e/o che sono rilevanti nella procedura per la quale è necessario fornire la prova.

E dunque, nella prospettiva di predisporre un dossier più completo possibile, occorre:

→ Apporre il marchio sui prodotti e/o in relazione ai servizi per i quali il marchio è tutelato

→ Rendere bene visibile il marchio, in modo che risalti, possibilmente insieme ad un riferimento temporale e/o geografico in relazione alle seguenti tipologie di documenti:

• Fatture di vendita
• Fatture di acquisto (pubblicità, partecipazione a fiere, online marketing etc.)
• Ordini di acquisto e di vendita
• Contratti con distributori, fornitori, etc.
• Listini prezzi
• Fotografie dei prodotti recanti il marchio
• Pagine rilevanti di cataloghi e riviste di settore
  (NB. È opportuno conservare anche la relativa pagina di copertina che solitamente riporta data e nome della testata)
• Materiale pubblicitario
• Documentazione, anche fotografica attestante la partecipazione a esposizioni e fiere del settore
• Estratti di siti
• Presentazioni e Brochure
• Convegni

Esempi:

………..

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È dunque fondamentale

Nel predisporre e aggiornare il dossier d’uso del marchio o in occasione di restyling, è bene porsi delle domande:

• Il marchio è in uso in una forma diversa da quella registrata?
• Il marchio è stato o sarà oggetto di restyling?
• Il marchio è in uso solo per una parte dei prodotti/servizi in relazione ai quali è registrato oppure l’uso è stato esteso a nuovi prodotti/servizi?

Queste semplici domande dovrebbero aiutarvi a capire se c’è qualche verifica e azione da fare per allineare i diritti con le effettive dinamiche commerciali di interesse.

Laura Sist